羅雲唐國華
案情簡介
原告：A新東方教育科技(集團)有限公司
被告：B新東方出國服務有限公司
案由：商標侵權、不正當競爭糾紛
原告A新東方教育科技(集團)有限公司，主要從事外語類教育培訓，是國內知名度最高的外語培訓機構之壹。1999年A市海澱區私立新東方學校取得“新東方學校+英文”組合商標(編號：第1347401號)。2005年10月7日，該商標轉讓給新東方教育科技(集團)有限公司；同月11日，新東方教育科技(集團)有限公司將該商標獨占許可給本案原告——A新東方教育科技(集團)有限公司。
被告B新東方出國服務有限公司成立於2002年1月16日。由B省國際文化交流協會投資設立，經國家教育部批準的留學(教外綜資認字［2004］276號)、公安部批準的移民及出入境中介服務(浙公境字［2001］0005"號)的專業公司，是B省最大的出入境服務公司之壹：也是B省出入境行業協會常務理事單位，業績名列省內同行業前茅，多次榮獲“B省咨詢行業先進企業”及“B省誠信維權金承諾暨消費者滿意單位”等榮譽稱號。
原告認為：被告未經原告許可，擅自在相同及類似的服務上使用與原告涉案註冊商標相同或者近似的商標行為；擅自將與原告涉案商標近似的文字“ZJNEWORIENT"註冊為域名，並通過該域名從事相關交易而誤導相關公眾的行為；擅自將與原告涉案商標相同的文字作為企業字號在相同及類似的服務上突出使用，從而使相關公眾產生誤認的行為；擅自復制、翻譯原告的馳名商標而誤導公眾，致使原告的利益受到損害的行為。原告認為被告以上行為侵犯了原告對涉案註冊商標所享有的商標專用權，同時也對原告構成了不正當競爭，在相關公眾中給原告造成了不良影響。
原告基於以上理由，提出以下訴訟請求：
1．判令被告停止侵犯原告第1347401號註冊商標專用權的行為；2．判令被告停止其在企業名稱中使用“新東方”字樣等不正當競爭行為；3．判令被告在《中國工商報》上刊登聲名，為原告消除影響；4．判令被告連帶賠償原告為制止侵權的合理支出及經濟損失50萬元。
爭議焦點
1．B新東方出國服務有限公司是否侵犯原告涉案商標的註冊商標專用權；2．原告的“新東方”商標是否馳名，被告以“新東方”為字號是否構成不正當競爭行為審理判決
2006年9月，該案在C(B所在市)市中級人民法院公開開庭審理。2007年4月，原告A新東方撤回對兩被告的起訴，法院作出《民事裁定書》允許原告撤訴。
經黃評析
壹、原告主張被告使用“新東方出國”系擅自在原告相同及相似的服務上使用與原告相同或者近似的商標是否成立?(壹)根據《中華人民***和國商標法》第51條規定：註冊商標的專用權，以核準註冊的商標和核定的使用的商品為限。所以，註冊商標專用權人只能在其核定的服務中享有專用權。本案中，原告涉案商標核定的服務項目是教育、講課、函授課程、教育考核等。而被告提供的服務為自費出國留學中介，因私出入境中介及相關咨詢、翻譯服務。所以，被告的服務並不在原告涉案商標的核定服務範圍內，所以並未侵犯其註冊商標專用權。
(二)根據《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第11條第2款規定：“類似服務，是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同，或者相關公眾壹般認為存在特定聯系、容易造成混淆的服務。”就本案而言，其壹，原被告服務的目的不同：原告服務的目的為他人接受更好的教育，而被告服務的目的是為他人更方便快捷地出國；其二，原被告服務的內容不同，原告的服務內容是教育培訓、教育考核、書籍出版等，而被告服務的內容為出國留學中介以及相關的咨詢、翻譯等服務；其三，原被告服務的方式不同，原告的服務方式是壹對多，而被告的服務方式為壹對壹；其四，原被告的服務對象不同，原告的服務對象是接受教育者，而被告的服務對象為要求出國者。另外，判斷是否為類似商品，就是看兩者提供的服務是否容易給相關公眾造成混淆。
如前所述，基於原被告服務對象、目的、方式、目的不同，導致其相關公眾並不相同，原告的相關公眾為廣大受教育者和其他教育同行，被告的相關公眾為眾多出國者和其他出國服務同行。退壹萬步來說，即便對原被告提供的服務產生某些聯想，但決不會產生混淆。被告通過相關出國留學咨詢、相關翻譯、出國培訓，客戶對被告的選擇是基於被告在這壹領域的專業水準與服務水平，而不是基於原告具有涉案商標。
(三)作為判斷服務是否相似的重要參考依據——《商標註冊用商品和服務國際分類表》、《類似商品和服務區分表》都未將出國服務納入本案涉案商標的核定項目之內，這從另外壹個方面印證了兩者提供的服務並不相似。
(四)被告是壹家合法註冊並有效成立的有限公司，有權使用自己的企業字號進行相應的商業宣傳活動。原告主張被告將與其註冊商標相同或者相近似的文字作為企業的字號在相同或者類似服務上突出使用，從而使相關公眾產生誤認沒有事實與法律依據。
其壹，如前所述，原告與被告提供的服務並不相同也不近似，相關公眾也不相同，更不會產生誤認。所以，侵權成立的前提並不存在。
其二，由於商標與商號均帶有表明產品來源的功能，因此在界定是否為合理使用商號時，應主要考慮以下兩個方面：其壹，未明示作為商標使用；其二，在具體案件中不會使相關公眾產生混淆。被告將“新東方妳的出國專家”“新東方妳的留學專家”這壹敘述性文字作為廣告宣傳語。很顯然，被告的這壹行為並非將“新東方”作為商標使用，而是作為商號或者商號所體現的服務範圍來使用。
另外，被告將其企業的簡稱相對應的文字註冊為域名，顯然屬正當合法註冊，同時也沒有通過該域名進行商品交易的電子商務。所以，原告認為被告將與其註冊商標相同或者相似的文字作為域名，並通過該域名從事相關商品交易的電子商務，容易使相關公眾產生誤認的事實並不存在。
二、原告“新東方”商標是否符合認定馳名商標條件?被告以“新東方”為商號是否存在不正當競爭行為?首先，馳名商標是壹個具有地域性的概念，有世界馳名的商標，也有僅在壹個國家或地區內馳名的商標；馳名商標亦為壹具有時間性的概念，此時馳名的商標，彼時未必馳名。由於馳名商標是壹種事實狀態，原告涉案商標為馳名商標，其對此負有舉證責任。根據實際情況，原告應舉證證明在2002年5月23日即被告域名註冊之前涉案商標已構成馳名商標。而本案原告向法院提交證據中只有少量的證據且根本不能證明2002年5月23日前涉案商標已構成馳名商標，且該證據不符合《中華人民***和國商標法》第14條規定條件。原告提供的證據中“新東方”獲得的知名度，是依附於原告的企業名稱或者說未註冊的商標，而不是涉案的註冊商標在核定使用的服務項目中取得。馳名商標認定的前提是商標馳名，而不是商號知名。商標壹經註冊，便具有專用權，但不是天然馳名，而必須是經過廣泛的宣傳在相關公眾中產生較高知名度。本案中，原告沒有提供任何關於對涉案商標“新東方學校”+“neworientisChool”的宣傳，無論是廣告還是相關媒體，均以其商號報道。也就是說，原告提供的證據中根本沒有涉案商標使用形態、持續使用時間和宣傳等情況的有效證據，因此原告提供的證據只能反映原告企業在教育培訓的經營業績和聲譽，不能證明相關公眾對涉案商標的知曉程度。原告混淆了涉案註冊商標的知曉程度與原告企業商號的知名程度之間的關系。
其次，被告對該域名或其主要部分享有權益，且將其簡稱註冊、使用該域名顯然有正當理由。所以，被告的該行為就不存在侵權及不正當競爭。另外，即便原告涉案商標被認定為馳名商標，只要被告的域名僅作互聯網地址靜態使用而非用於商業目的，也不構成商標侵權或不正當競爭。否則，就會得出壹個結論，那就是擁有商標就擁有了域名，商標的註冊人天然地享有了註冊域名的權利。馳名商標的保護範圍是有限的，其限制了同類商品、或與該註冊商標產品相關產品借該商標誤導消費者；不相關的服務，只要該商標不是具有獨創性的商標，其他類別服務仍然可以使用，並不構成侵權。例如我國有三個“長城”馳名商標，分別是長城潤滑油、長城葡萄酒、長城電腦，但彼此不構成侵權，也相安無事，並不能認為長城潤滑油馳名而排斥長城電腦馳名。所以說，馳名商標並不是萬能的。這正好印證了《最高人民法院關於審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第4條的四個要件必須同時成立才能認定侵權或者不正當競爭。
最後，本案原告的涉案商標“新東方學校”顯著性、獨創性不強。正因為如此，全國各地“新東方”有數千個。
三、原告的訴請中認為被告從事的“出國中介”與原告商標核定的專用權範圍——培訓、教育為類似服務，同時又認為被告的域名系擅自復制、翻譯原告的馳名商標而誤導公眾，該主張是否自相矛盾?馳名商標的司法認定，目的在不相同服務領域上延伸保護。所以，若原、被告方從事的服務類似，就不必主張延伸保護即可獲得保護；原告主張其為馳名商標，壹定程度上表明其自身也認為原、被告雙方的服務不相類似。所以，原告的主張自相矛盾，從而陷入兩難境地。