雖然美國不限制提交申請的商品/服務的個數,但是由於美國主張“使用”原則,因此申請人在選擇商品/服務時壹定要限定為確實在生產銷售的商品或者提供的服務,切不可認為提交的商品越多,商標保護的範圍就越廣,從而選擇壹些根本沒有在生產銷售或提供的服務。這樣做很可能會導致整個商標被撤銷。
另外,美國雖然遵循國際尼斯分類,但是其商品服務項目往往比尼斯分類中的商品服務項目要求更加細化。比如,商品“計算機周邊設備”是尼斯分類中規範的商品項目,但是該項商品在美國不能被接受,原因就在於商品“計算機周邊設備”的範圍太寬泛,不具體。如果要想被美國專利商標局接受,必須細化到“鍵盤、鼠標、調制解調器、掃描儀、打印機等等”。我們建議申請人在選擇準備申請的商品/服務時,可以提供該商品/服務在行業內的通用名稱,而不必刻板的按照中國商標局出版的《類似商品和服務區分表》提供的商品/服務名稱來進行選擇。
二.美國商標註冊時應該註意的問題
1、查詢:建議客戶在註冊之前先查冊,查冊分為文字和圖形查冊,有文字和圖形的要分別查冊。
2、回執:商標申請的基本資料遞交到移民局後應該說很快就可以拿到,壹般在壹周左右,拿到回執後商標即可在網站上查到。
3、已經在美國使用的商標須遞交的使用證明:基於已在美國使用的,提供最早在美國使用的日期;壹件能顯示商標在美國使用的任何樣本。提交的資料要能體現的確是在美國本土使用過。例如:出口e79fa5e98193e78988e69d8331333433626466到美國時的海關報關單,在美國參加展會的門票,在美國的宣傳資料,在美國商店銷售的相關資料,中美之間才的采購合同……(壹定要真實,不然被發現,在美國的其他商標也會被撤消)
4、使用證明的提交是在公告以後,要求申請人公告宣誓:簽字蓋章。
三.美國商標註冊後需要註意的問題
1、提交商標繼續使用的聲明
美國商標法第八條(b)指出,以本法第十二條(c)規定予以公告的註冊商標,註冊人應於註冊後第六年屆滿前壹年內(即商標註冊後的第五年到第六年間)向美國專利商標局提交使用聲明,聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上,或聲明註冊人未使用該商標是基於其他特別事由,並且這種未使用並沒有放棄該商標的意思。否則,在自註冊公布之日起第六年屆滿時,美國專利商標局將撤銷該商標註冊。
在實踐中,我們不難發現很多註冊人都沒有註意或重視此項規定,認為只需要等10年有效期屆滿前進行續展就可以維持該商標的有效性。因此造成了壹大批美國已註冊商標因沒有及時提交繼續使用證明而被撤銷。
2、無可爭辯性的權利
美國商標法規定,如果商標註冊人自商標註冊之日起連續五年在美國使用其註冊商標,則註冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權利。壹項無可爭辯性的註冊可以構成註冊人擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據。而且任何第三方再也不能以該商標缺乏顯著性為理由,而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標註冊。
對於真正有在美國銷售其產品的註冊人來說,此項規定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權利來保護自己的註冊商標和捍衛自己的權利。
3、續展
美國註冊商標的有效期為10年,從註冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內,商標所有人可以向美國專利商標局提交續展申請。 與其他國家不同的是,註冊商標所有人提交續展申請的同時,還仍然需要提交使用聲明。