從實務角度出發,實際使用前進行檢索、組合商標分拆多個、申請註冊防禦商標等等,都是通行的、有效的策略和辦法。在制定商標註冊策略時,我謹提供很少被討論、很少被重視但是實際上卻非常重要的兩個方面:
提前做好商標檢索 真正負責任的商標顧問和律師,不會盲目告訴客戶這個商標該不該申請、能不能授權,而是都會先告訴他:我需要根據妳的業務確定類別、商品或服務,做壹次檢索,看看是否已經被註冊,或者存在在先近似商標可能會威脅到駁回妳的商標。 ?商標檢索意義重大,不僅僅能夠避免無謂的浪費,也能夠為可能預見的駁回、異議提前做好準備,提早進行證據的收集、整理和歸檔。但是,商標檢索不只是在商標局官網上輸入類別和關鍵詞,直接跳出結果,壹個個點開看,就足夠了的。
2. 提前被可能駁回或者異議做好準備 導致駁回的原因有很多,除非是因為屬於商標法禁用的標識(比如國旗國徽、有傷公序良俗),無非是缺乏顯著性、與在先商標構成近似,這兩個是最主要的原因。在此類駁回復審的案件當中,此處答題不討論近似判斷的問題,我謹提供壹個建議,那就是商評委(包括後續的北京知識產權法院、北京高院)在抽象判斷標識本身是否近似、商品和服務是否類似之外,也會結合被駁回商標的知名度進行綜合考慮。如果妳能夠證明商標從申請日起,壹直就有使用,到被駁回之日,已經小有名氣(或稱:壹定的知名度),在模棱兩可(也就是,妳說近似也對,妳說不近似也對,完全取決於裁判者主觀意見)的情況下,有助於妳說服裁判者妳的商標已經取得了區別於在先商標的顯著性,本來如果不舉證可能繼續駁回的情況下,就增加了壹份籌碼。