案情簡介
原告:新東方教育科技(集團)有限公司
被告:B新東方海外服務有限公司。
案由:商標侵權、不正當競爭糾紛
原告新東方教育科技(集團)有限公司主要從事外語教育培訓，是國內最知名的外語培訓機構之壹。1999某市海澱區民辦新東方學校獲得“新東方學校+英語”組合商標(編號:1347401)。2005年6月7日10，商標轉讓給新東方教育科技(集團)有限公司；6月11日，新東方教育科技(集團)有限公司將該商標獨家許可給本案原告新東方教育科技(集團)有限公司使用。
被告B新東方海外服務有限公司成立於2002年6月65438+10月65438+6月。由B省國際文化交流協會投資設立，經教育部批準的出國留學專業公司(ZZZZZ[2004]276號)和公安部批準的出入境中介服務(ZJZZ [2001] 0005)，是B省最大的出入境服務公司之壹:也是B省出入境行業協會常務理事單位，業績在各省中名列前茅。
原告認為，被告未經原告許可，在相同或者類似的服務上使用相同或者近似的商標；擅自將與原告涉案商標近似的“ZJNEWORIENT”字樣註冊為域名，並通過該域名從事關聯交易，誤導相關公眾；在相同和類似的服務上擅自使用與原告涉案商標相同的文字作為企業名稱，致使相關公眾產生誤解；擅自復制、翻譯原告馳名商標的行為，誤導公眾，給原告利益造成損害。原告認為，被告的上述行為侵犯了原告的涉案註冊商標專用權，同時對原告構成不正當競爭，在相關公眾中對原告造成了不良影響。
基於上述原因，原告提出以下訴訟請求:
1.判令被告停止侵犯原告的註冊商標專用權1347401;2.判令被告停止在企業名稱中使用“新東方”字樣等不正當競爭行為；3.判令被告在《中國工商報》刊登其名譽，為原告消除影響；4.判令被告連帶賠償原告合理費用及經濟損失50萬元，以停止侵權行為。
爭議焦點
是否1。b新東方海外服務有限公司侵犯原告涉案商標註冊商標專用權；2.原告的“新東方”商標是否馳名，被告使用“新東方”作為字號是否構成不正當競爭。
2006年9月，該案在C(B所在市)中級人民法院公開審理。2007年4月，原告A新東方撤回對兩被告的起訴，法院作出允許原告撤訴的民事裁定。
黃靜分析
1.原告主張被告使用“新東方出國”是未經授權在相同或者類似的服務上使用與原告相同或者近似的商標，是否屬實？(1)根據《中華人民共和國商標法》第51條規定，註冊商標專用權以該註冊商標及其核定使用的商品為限。因此，註冊商標專用權人只能在其核準的服務中享有專有權。本案中，原告涉案商標核準的服務為教育、講座、函授課程、教育評估等。被告提供的服務為自費留學中介、因私出入境中介及相關咨詢翻譯服務。因此，被告的服務不在原告涉案商標的核準服務範圍內，故未侵犯其註冊商標專用權。
(二)根據《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第11條第二款規定:“類似服務是指在服務的目的、內容、方式、對象等方面相同，或者相關公眾普遍認為具有特定聯系，容易造成混淆的服務。”就本案而言，第壹，原被告服務的目的不同:原告服務的目的是為他人接受更好的教育，而被告服務的目的是為他人更方便快捷地出國；其次，原被告的服務內容不同。原告的服務內容是教育培訓、教育評估、圖書出版等。，而被告的服務內容是留學中介及相關的咨詢和翻譯服務；第三，原被告的服務方式不同，原告的服務方式是壹對多，而被告的服務方式是壹對壹；第四，原被告的委托人不同。原告的客戶是受教育者，而被告的客戶是想出國的人。另外，判斷是否是類似商品，是看兩者提供的服務是否容易混淆相關公眾。
如前所述，原被告的服務對象、目的、方式、目的不同，導致相關公眾不同。原告的關聯公眾是受教育者和其他受教育的同齡人，被告的關聯公眾是很多出國過的人和其他海外服務的同齡人。退壹步說，即使與原被告提供的服務有壹些關聯，也絕不會混淆。被告經過相關留學咨詢，相關翻譯，海外培訓。客戶選擇被告是基於被告在該領域的專業水平和服務水平，而不是基於原告的涉案商標。
(三)作為判斷服務是否相似的重要參考，無論是《商標註冊商品和服務國際分類表》還是《類似商品和服務分類表》，都沒有將境外服務列入涉案商標的核準項目，從另壹個側面證明了兩者提供的服務並不相似。
(4)被告是依法註冊並有效成立的有限公司，有權使用自己的商業名稱開展相應的商業宣傳活動。原告主張被告在相同或者類似的服務上使用與公司名稱相同或者近似的文字，使相關公眾產生誤解，沒有事實和法律依據。
第壹，如上所述，原告和被告提供的服務不相同或不相似，相關公眾也不相同，不會產生誤解。所以侵權的前提不存在。
其次，由於商標和商號都具有表明產品來源的功能，在界定商號是否合理使用時，應考慮以下兩個方面:壹是未明確作為商標使用；二是不會在具體案件中混淆相關公眾。被告使用“您的新東方海外專家”、“您的新東方海外專家”等敘述性文字作為廣告口號。顯然，被告的行為不是將“新東方”作為商標使用，而是將其作為商號使用或者作為商號所體現的服務範圍使用。
另外，被告將其企業簡稱對應的文字註冊為域名，明顯是合法註冊，不存在通過該域名進行商品交易的電子商務。因此，原告認為被告使用與其註冊商標相同或者近似的文字作為域名，並通過該域名從事相關商品交易的電子商務，容易誤導相關公眾的事實並不存在。
2.原告的“新東方”商標是否符合認定馳名商標的條件？被告是否存在以“新東方”為商號的不正當競爭行為？首先，馳名商標是壹個地域概念，包括世界馳名商標和僅在壹個國家或地區馳名的商標；馳名商標也是壹個具有時效性的概念。這個時候的馳名商標，可能在當時並不知名。由於馳名商標是事實狀態，涉案原告是馳名商標，負有舉證責任。根據實際情況，原告應當證明涉案商標在2002年5月23日之前，即被告的域名註冊之前，已經構成馳名商標。本案中，原告僅向法院提交了少量證據，不能證明涉案商標在2002年5月23日前已構成馳名商標，該證據不符合《中華人民共和國商標法》第14條規定的條件。原告提供的證據中“新東方”的知名度依賴於原告的企業名稱或未註冊商標，而非在核準的服務項目中取得的涉案註冊商標。馳名商標認定的前提是商標馳名，而不是商號馳名。商標壹旦註冊，就擁有了專用權，但並不是天然的馳名，而是必須廣泛宣傳，在相關公眾中產生高知名度。本案中，原告未提供任何關於涉案商標“新東方學校”+“NeworientiSchool”的宣傳，廣告及相關媒體均以其商號報道。也就是說，原告提供的證據對涉案商標的使用形式、持續使用時間、宣傳情況均無有效證據，故原告提供的證據只能反映原告企業在教育培訓方面的經營業績和聲譽，不能證明公眾對涉案商標的知曉程度。原告混淆了涉案註冊商標的知名度與原告商號的知名度之間的關系。
其次，被告與該域名或其主要部分有利害關系，註冊使用該域名簡稱顯然是正當的。因此，被告的行為不存在侵權和不正當競爭。此外，即使原告涉案商標被認定為馳名商標，只要被告的域名僅用於靜態互聯網地址而非商業用途，就不構成商標侵權或不正當競爭。否則就會得出壹個結論，擁有商標就是擁有域名，商標的註冊人自然享有註冊域名的權利。馳名商標的保護範圍有限，限制了與註冊商標產品相關的類似商品或產品利用該商標誤導消費者；無關服務，只要商標不是原創，其他類型的服務仍然可以使用，不構成侵權。比如“長城”在中國有三個馳名商標，分別是長城潤滑油、長城葡萄酒、長城電腦，但互不侵犯，相安無事。不能認為長城潤滑油出名，就排斥長城電腦出名。所以，馳名商標不是萬能的。這恰恰印證了《最高人民法院關於審理計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第四條的四個要件必須同時成立，才能認定侵權或者不正當競爭。
最後，本案原告涉及的“新東方學校”商標不具有顯著性和獨創性。正因為如此，全國各地有成千上萬的“新東方”。
3.在原告的申請中，認為被告的“出國中介”類似於原告商標認可的培訓教育，同時認為被告的域名是未經授權抄襲、翻譯原告的馳名商標，從而誤導公眾。這是矛盾嗎？馳名商標的司法認定旨在擴大對不同服務領域的保護。因此，如果原、被告從事類似的服務，不需要主張延伸保護才能獲得保護；原告主張是馳名商標，壹定程度上說明他也認為原、被告的服務不相似。因此，原告的訴訟請求相互矛盾，從而陷入兩難境地。