典型案例:張三與李四合作創作了?獁寶?卡通圖形,並用於雙方合作開發的兒童玩具的外包裝上作為裝飾圖案使用。壹年後,雙方合作關系結束,張三未經李四同意,將?獁寶?卡通圖形作為商品商標註冊在自己名下。李四得知後遂以侵權和權屬糾紛為由將張三訴至法院。
爭議焦點:對於本案中李四是否具有請求權的基礎,以及享有何種請求權的基礎,存在三種觀點。
壹種觀點認為,張三的行為屬於合法行為,李四的訴請應予駁回。這種意見認為,雖然雙方***同合作創作了?獁寶?卡通圖形,但合作中並未涉及商標註冊,而註冊商標要求體現出註冊人的積極意誌,本案中李四自始至終並未有積極的註冊行為,因此不能阻止張三將卡通圖形註冊為商標,故而張三的行為不構成侵權,而李四因為沒有體現出積極註冊商標的意誌,也不能認為其對註冊商標的權屬具有請求權的基礎,因此李四無論是關於侵權還是權屬糾紛的訴請都應予以駁回。
第二種觀點認為,李四屬於商標的***同所有人,應當支持李四關於權屬糾紛的訴請。這種觀點認為,既然?獁寶?卡通圖形系雙方***同***有的合作作品,則基於作品基礎之上申請的商標,雙方也應當享有平等的權利,因此應當將註冊商標認定為***同財產,判令涉案商標歸兩人***有。
第三種觀點認為,李四不屬於涉案商標當然的***同所有人,但張三的行為構成對李四合法民事權益的侵犯,張三應當給予李四合理的經濟補償。
首先,張三無權將***同***有的合作作品擅自註冊為自己名下的商標。根據我國現行著作權法的規定,兩人以上合作創作的作品,著作權由合作作者***同享有。具體的權利行使方式,則因合作作品是否可以分割使用而有所不同。對於這種情形,我國著作權法實施條例第9條規定,?合作作品不可以分割使用的,其著作權由各合作作者***同享有,通過協商壹致行使;不能協商壹致,又無正當理由的,任何壹方不能阻止他方行使除轉讓以外的其他權利,但是所得收益應當合理分配給所有合作作者?。
顯然,張三擅自將***同***有的合作作品單獨註冊為自己名下的商標,屬於壹種對合作作品的使用(印制商標意味著對圖形作品的?復制?,而將帖附有商標的商品出售則意味著對圖形作品的?發行?,等等),但張三並未與李四進行過任何形式的協商,因此,其行為並不屬於合法行使合作作品著作權的行為。
其次,李四的合法民事權益雖然受到損害,但他並非當然的涉案商標的***有權利人。前文提到,張三註冊的商標圖形,完全來自雙方的合作作品,張三對商標的擅自註冊、使用必然意味著對***同***有的合作作品的權利的侵害,因為這意味著張三壟斷了該圖形作品在某種商品上的商標化的權利,對於***同參與創作的其他合作作者,這顯然是不公平的。壹個主體對某個標識是否壹定享有商標法上的權利,關鍵在於是否有積極註冊的行為和意誌。而主觀要件在註冊商標專用權的形成過程中是不可或缺的必要條件。
本案中,沒有事實表明李四在糾紛發生前將合作作品註冊為商標的任何行為或意誌,因此,在這種可能性發生前,李四並並非當然的涉案商標的***有權利人,但是,如前文所述,張三的行為仍然侵犯了李四的合法的民事權益。
最後,張三應當給予李四合理的經濟補償。由於張三的行為對李四合法民事權益的侵犯,張三應當給予賠償,可以考慮從版權商標化的獲益中確定適當份額補償給李四。當然,如果雙方協商壹致,也可以將商標權由張三獨有重新更改註冊為二人***有。