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美國商標 actual use 怎麽證明

壹、申請美國商標需要註意的問題

(壹)、商標 美國專利商標局對商標的審查十分嚴格,因此申請人針對不同類型的商標需要註意以下問題: 1、中文商標可以在美國提交申請,但是申請人需要提供構成該商標的每壹個中文字的讀音以及相應的英文翻譯。 2、如果商標是由簡單的英文字母組成,並且這些字母沒有進行風格化的修飾,為了使商標受保護的範圍更廣,我們通常會建議申請人提交申請時聲明該商標為普通字體(Standard Charaters),即不聲明保護任何顏色、大小、字體。這裏所說的普通字體,通常指TIMES NEW ROMAR 或ARIAL。 3、商標如果為彩色,需要具體說明每個部分的顏色。值得註意的是,如果商標為灰色,美國專利商標局將認定該商標為彩色商標。 4、必須明確指出該商標是否在相關商業或貿易、地理描述或其他語言上有特殊含義。 另外,美國專利商標局對提供的商標圖樣的要求也非常嚴格。商標圖樣必須清晰,不能有任何模糊感。由於美國商標申請大多采用電子提交的方式,因此,申請人需要提供圖片格式的商標圖樣(如:jpg格式),美國專利商標局對圖片格式的像素也有要求,不能小於250像素大於944像素。

(二)、商品/服務項目的選擇 雖然美國不限制提交申請的商品/服務的個數,但是由於美國主張“使用”原則,因此申請人在選擇商品/服務時壹定要限定為確實在生產銷售的商品或者提供的服務,切不認為提交的商品越多,商標保護的範圍就越廣,從而選擇壹些根本沒有在生產銷售或提供的服務。這樣做很可能會導致整個商標被撤銷。 另外,美國雖然遵循國際尼斯分類,但是其商品服務項目往往比尼斯分類中的商品服務項目要求更加細化。比如,商品“計算機周邊設備”是尼斯分類中規範的商品項目,但是該項商品在美國不能被接受,原因就在於商品“計算機周邊設備”的範圍太寬泛,不具體。如果要想被美國專利商標局接受,必須細化到“鍵盤、鼠標、調制解調器、掃描儀、打印機等等”。我們建議申請人在選擇準備申請的商品/服務時,可以提供該商品/服務在行業內的通用名稱,而不必刻板的按照中國商標局出版的《類似商品和服務區分表》提供的商品/服務名稱來進行選擇。

(三)美國商標的申請基礎 申請美國商標,只能基於三種基礎。也就是所,只有滿足了三種基礎中的壹種才能申請美國商標。 1、以實際使用(Actual Use)為基礎提交申請 實際使用是指商標在申請之日起前已經在美國使用。“使用”主要是指標有該商標的產品已經在美國市場上銷售或者在美國媒體上做了宣傳廣告。同時值得註意的是,使用是指申請指定的所有商品/服務都有使用,而不是指部分使用。 如果以實際使用為基礎提交美國申請,申請人需要請提供商標使用證據(即每個類別至少提供壹張標有商標的產品照片),以及在美國和在世界其他國家首次使用的日期(需精確到年月) 2、以意圖使用(Intend-to-Use)為基礎提交申請意圖使用是指雖然商標在提交申請時尚未在美國使用,但是申請人真誠地(Bona Fide)計劃即將在美國使用該商標。根據美國商標法第壹條(d)第1款的規定,以意圖使用為基礎提交的商標申請,待該商標通過審查後,自下發核準通知書(Notice of Acceptance)之日起三年內,必須提交商標在美國使用的聲明。否則,該商標申請將被撤銷。 3、以國內註冊(Home Registration)為基礎提交申請 以該國內註冊為基礎提交美國申請,需要註意以下幾點:第壹、獲得國內註冊的商標必須與打算在美國申請註冊的商標壹模壹樣,不能有任何細微的改動;第二、國內註冊證上指定的商品/服務的範圍必須大於擬在美國申請保護的商品/服務範圍;第三、申請人名稱地址必須保持壹致。

我們註意到,很多有中國企業或個人申請的美國商標註冊都是以實際使用為基礎提交的。但是,實際上只有很少的壹部分商標真正在美國使用,絕大部分的申請人都只是出於為以後進入美國市場做好鋪墊的考慮。因此,只要任何第三方就註冊中的壹項商品並沒有在美國使用提出有力證據,並且被美國上訴審判委員會(TTAB)接受,則該註冊將很有可能被整個撤銷,而不是刪除沒有使用的部分商品。

二、 商標在美國註冊後需要註意的問題

1、提交商標繼續使用的聲明 美國商標法第八條(b)指出,以本法第十二條(c)規定予以公告的註冊商標,註冊人應於註冊後第六年屆滿前壹年內(即商標註冊後的第五年到第六年間)向美國專利商標局提交使用聲明,聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上,或聲明註冊人未使用該商標是基於其他特別事由,並且這種未使用並沒有放棄該商標的意思。否則,在自註冊公布之日起第六年屆滿時,美國專利商標局將撤銷該商標註冊。在實踐中,我們不難發現很多註冊人都沒有註意或重視此項規定,認為只需要等10年有效期屆滿前進行續展就可以維持該商標的有效性。因此造成了壹大批美國已註冊商標因沒有及時提交繼續使用證明而被撤銷。

2、無可爭辯性(Incontestability)的權利 美國商標法規定,如果商標註冊人自商標註冊之日起連續五年在美國使用其註冊商標,則註冊人通過申請可以獲得無可爭辯性的權利。壹項無可爭辯性的註冊可以構成註冊人擁有在貿易中使用其商標的獨占權的確鑿證據。而且任何第三方再也不能以該商標缺乏顯著性為理由,而要求美國上訴審判委員會撤銷該商標註冊。 對於真正有在美國銷售其產品的註冊人來說,此項規定十分有意義。然而在實踐中卻很少有人很好的利用了該項權利來保護自己的註冊商標和捍衛自己的權利。

3、續展 美國註冊商標的有效期為10年,從註冊之日起計算。自有效期屆滿之日前六個月內,商標所有人可以向美國專利商標局提交續展申請。 與其他國家不同的是,註冊商標所有人提交續展申請的同時,還仍然需要提交使用聲明,聲明該商標在商業中繼續使用在指定商品/服務上,或聲明註冊人未使用該商標是基於其他特別事由,並且這種未使用並沒有放棄該商標的意思。否則,美國專利商標局將撤銷該商標註冊。 美國商標申請註冊程序相對復雜,對於準備在美國申請商標的中國企業或個人,在提交申請前需要仔細檢查準備申請的商標、選擇符合規範的商品/服務以及采用適合的提交基礎,只有這樣才能盡可能的避免商標審查中下發審查意見,確保商標的順利註冊;已經申請美國商標或者已獲得美國註冊商標的中國企業或個人需要重視並及時關註自己商標的最新狀態,避免商標因疏忽而被撤銷。