目前,我國企業申請“馳名商標”有4條途徑可走:
1、在商標異議中認定
商標異議是指經過商標局初步審查通過的商標,在獲得註冊商標證書之前,商標局先行進行公告,在公告期內任何人都可以以合理的理由提出異議。申請人在提出異議的過程中,可以同時申請認定自己的商標是馳名商標。
2、在商標爭議中認定
商標爭議是指某企業認為已經獲得註冊的商標侵犯了自己的商標,而向商標局提出撤銷該註冊商標的爭議申請。在提出撤銷對方商標的同時,可以提出申請認定自己的商標為馳名商標。
3、在商標打假中認定
哪個商標如果被假冒,那麽說明使用該商標的商品是非常暢銷的。正是基於這點,地方工商局在打假過程中,如果發現有假冒這個商標的行為,就可以根據當事人的申請,向國家工商總局商標局提出認定該商標為馳名商標的要求。
4、中級以上人民法院認定
根據《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若幹問題的解釋》第二十二條:“人民法院在審理商標糾紛案件中,根據當事人的請求和案件的具體情況,可以對涉及的註冊商標是否馳名依法作出認定。”
四種途徑的優缺點:
1、在商標異議中申請
申請機關:國家工商總局商標局
前提條件:必須有和要申請“馳名商標”的商標相同或相似的商標正處在公告期中。
難點所在:在公告期內可以作為異議對象,而又符合自己申請“馳名商標”條件的目標商標,概率非常之小。如果特意申請註冊,有兩個關卡:1、申請註冊難度比較大,直接被駁回的可能性很大,而無法進入公告期。2、即使能進入公告期,從申請到公告,這個過程將有兩三年的等待過程。
優點:比較直接,中間環節少,可以直接向國家商標局申請,前期費用相對較少。
缺點:很難找到目標商標,即使找到了目標商標,進入異議階段後對方會力爭,異議時間將變得無法預測。重新申請符合條件的目標商標,操作性不強,時間比較長,有很多未知因素無法把握。
通過這種方式認定的 “馳名商標”每年都有。
需要引起註意的是,申請商標異議,除了需要提交申請、提出要求、羅列異議理由以外,每件需交納商標異議費1000元。目前這種認定方式需要2-3年。
2、在商標爭議中申請
申請機關:國家工商總局商標評審委員會
前提條件:必須有和要申請馳名商標的商標相同或相似的註冊商標,並且盡量要在五年的爭議期內。
難點所在:同上,目標商標難找,如果重新申請的時間比第壹種途徑更長,至少要3年以上時間,才有可能提交認定“馳名商標”的申請。
優缺點:同第壹種途徑。
通過這種方式認定的馳名商標每年都有。
需要引起註意的是,申請商標爭議,除了需要提交申請、提出要求、羅列爭議理由以外,每件需交納商標爭議費1500元。目前這種認定方式需要2-3年時間。
3、在商標打假中申請
申請機關:市、省兩級地方工商局審查後,報國家工商總局商標局認定
優點:相對以上兩種方案,這個方案最便捷,不需要依托任何現有的公告商標或註冊商標,但需要客觀存在商標侵權案件,而且,侵權商標使用的商品必須跟申請商標使用的商品不同。相對來說,這種方式企業自己可以掌控,可以自行設計方案,時間相對比較短。
目前這種認定方式壹般需要壹年到壹年半左右。其中,企業整理證據材料和尋找侵權個案需要3個月左右,市級和省級工商局審查的法定時間都是15個工作日,國家工商總局商標局法定裁決時間是6個月。
缺點:涉及的工商機關比較多,中間環節也比較多,需要很好的策劃和操作,由於存在雁過拔毛現象,花費的費用將比較大。
通過這種方式認定“馳名商標”的比較常見。目前這種方式是企業申請認定馳名商標的主要途徑。
4、法院認定
申請機關:省會城市及計劃單列市中級以上人民法院
問題所在:法院認定馳名商標和工商局不是同壹個方式,這是另壹種認定體系。法院認定的馳名商標無須另外到國家工商部門重新認定或領取證書。法院認定馳名商標只能在企業名稱侵權和商標侵權訴訟案件中才能認定。
優點:花費時間較短,壹般半年左右即可認定。由於各地法院法官素質不壹,各地法院對法律規定的認定條件的把握有松有緊,條件不太優秀的企業喜歡通過這種方式來認定馳名商標。
缺點:1、由於公眾對法院認定馳名商標條件過於寬松的質疑較多,目前法院認定難度正在增加,壹般需要在判決之前報省高級法院審查,判決生效後還需報最高法院備案;2、目前部分法院對馳名商標認定案件公開收費較高,甚至有個別法官私下收取費用,導致這種認定方式花費的費用有增長趨勢;3、由於近年法院認定馳名商標比較泛濫,部分法院認定的馳名商標知名度太低,加上個別申請企業做假現象嚴重,導致法院認定的馳名商標在公眾中的公信力在不斷下降;4、由於中國的官本位傳統,部分企業和公眾認為中級法院認定的馳名商標沒有國家工商總局認定的權威,部分優秀企業不屑於通過這種方式認定馳名商標;5、部分地方政府對法院認定的馳名商標不予獎勵或者減半獎勵;6、部分地方工商部門不重視對法院認定的馳名商標進行保護。 7,地方政府對法院認定的馳名商標原則上沒有獎勵。前三種有近三百萬的政府獎勵。
通過這種方式認定“馳名商標”的比較常見,尤其是條件不太好的企業的首選。
二.馳名商標的評審因素
認定某壹商標是否為中國馳名商標,主要標準是該商標在市場上享有較高的聲譽並為相關公眾熟知。根據《商標法》第14條規定,認定馳名商標應當考慮下列因素:
1.相關公眾對該商標的知曉程度
根據《馳名商標認定和保護規定》第2條第2款的規定,相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者,生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等。比如,使用某商標的商品或者服務是屬於計算機信息技術領域,而與計算機信息技術領域相聯系的眾多人員對該商標的知曉程度,就是“相關公眾對該商標的知曉程度”。不與計算機信息技術領域相聯系的眾多人員知曉或者不知曉該商標,並不影響該商標被認定為馳名商標。也就是說,馳名不是指為所有人所認知或者在所有社會公眾中均有很高的知名度,而是指在相關的消費者中馳名就可以,即不必“廣為人知”。
2.該商標使用的持續時間
商標權利人利用和行使商標專用權的主要方式是使用其商標。商標不論註冊與否,只有使用才能在交易中體現其價值,才能把商標的無形財產權轉化為物質財富。對於未註冊商標,只有不斷使用才能體現其商標的存在,才有可能通過使用產生顯著性,從而在相關公眾中產生知名度,否則,公眾就無從了解該商標,更談不上馳名了。對於註冊商標權利人,使用商標是其應履行的義務。因此,把商標使用的持續期限作為認定馳名商標的壹個因素也是非常必要的。根據《馳名商標認定和保護規定》第3條第2項的規定,證明該商標使用持續時間的有關材料,包括該商標使用、註冊的歷史和範圍的有關材料。
3.該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍
在市場競爭日益激烈的今天,不論是商品的生產商還是服務的經營者,都把宣傳、推銷自己的產品作為重中之重,宣傳力度不斷加大,特別是隨著通信技術、信息網絡技術的發展,電視、廣播、網絡、報刊等各種宣傳媒體的宣傳效果越來越明顯,不少公眾對某個品牌(商標)的知曉,來源於生產商或者經營者的各種廣告宣傳。因此,通過了解對壹個商標任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍,就可以比較明確地得知該商標在壹定區域內公眾的知曉程度。根據《馳名商標認定和保護規定》第3條第3項的規定,證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理範圍的有關材料,包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域範圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料。
4.該商標作為馳名商標受保護的記錄
如果壹個商標曾經作為馳名商標在我國保護過,那麽,該商標的所有人就可以提供相關證明文件,這對於認定該商標是否具備馳名商標有非常重要的參考價值。如果壹個商標在國外曾經作為馳名商標受過保護,那麽該商標所有人也可以提供出認定該商標為馳名商標的各種證明文件。這些文件在我國認定馳名商標時同樣有重要的參考作用。根據《馳名商標認定和保護規定》第3條第4項的規定,證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料,包括該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料。
三.馳名商標申請操作中的經驗數值
根據《商標法》第14條的規定,結合我們在協助優秀企業申報認定中國馳名商標實踐中總結的經驗,我們認為,基本達到下列最低要求的企業,就可以嘗試申報認定中國馳名商標。當然,這並非國家標準,而且,對每個行業的數據要求會有所不同,因此此件僅供企業參考。
1、除特殊情況外,該商標所有者企業註冊資金應當不少於1000萬元,實際資產應當在5000萬元以上。
2、該商標的註冊和使用時間應當在5年以上,使用時間較短的難以認定。
3、該商標原則上應當是省、市、區著名商標。
4、該商標現有價值經相關機構評估應當在1000萬元以上。
5、該商標所有者企業使用該商標的商品近3年的年產值在1億元以上,年銷售收入原則上應在5000萬元以上,市場占有率在全國同行業中居前20位。
6、該商標所有者企業近3年年繳納稅金應當在1000萬元以上。
7、產品市場不局限於本地,產品起碼銷往全國壹半以上省市區,最好是全國均有銷售網絡。產品銷往國外更佳。也就是說,使用該商標的商品的銷售區域應當覆蓋全國主要地區。
8、該商標應該進行過多渠道、全方位、不間斷的廣告宣傳,省級、中央級媒體近3年的廣告宣傳費每年不少於1000萬元。宣傳包括廣告、軟文、活動冠名、戶外等。
9、企業是全國性行業協會、商會的理事單位為最佳。
10、企業是行業標準的制定者、參與者為最佳。
11、企業主打產品已經獲得過中國品牌產品稱號為最佳。
12、企業主打產品已經獲得過國家免檢產品稱號為最佳。
13、商標是否已經註冊不重要。
14、企業規模小不重要,關鍵是行業排名。因為有的行業所有企業都小。
15、企業規模很大也未必符合條件,因為也許這個行業所有企業都是大企業。